2021年3月1日开始实施的欧洲专利局（以下简称“EPO”）审查指南引入了对F-IV-4.3小节的修改，旨在避免欧洲专利申请说明书与权利要求出现不一致的问题。相关内容规定，任何会导致专利保护范围存疑，使得权利要求不清楚或缺乏说明书支持的不一致，都应该避免。

 

2021版审查指南对说明书需调整为和权利要求一致的要求有了更严格的规定，这引发了审查部门在实践中坚持使用一系列恼人的修改规范，例如：原本可以用来表示可选方案的用词，现在需要以更明确的描述来替换；说明书中未被预授权权利要求的范围覆盖的主题，需要删除。有时，审查员还要求明确做出相关实施例或技术内容“不属于权利要求保护的范围”这类的陈述。鉴于此类表述可能在授权后的维权或异议无效程序中导致严重的法律后果，我们在实践中通常会尽量避免此类表述。

 

对此，审查员似乎展现了自《欧洲专利条约》（European Patent Convention，以下简称“EPC”）设立40多年以来的最大热忱来严格执行这一要求的相关规定，使得申请人需要更频繁去修改授权文本并提交至专利局，延缓了许多专利的授权。这为专利局和代理人徒增了工作量，对公众却似乎没有产生益处。

 

幸而，在2021年底上诉委员会发布的第T1989/18号案件判决中，判定以说明书未依照授权的权利要求进行修改为由而驳回专利申请的做法是没有法律依据的。这为取消这项短暂实行的审查标准带来了新的希望。

 

审查指南修改的回顾

 

近来审查指南没有发生太大变化，但基于上诉委员会在2008年2月公布的T1808/06一案的判决，审查指南的内容在2021年3月进行了扩充，其中新增了如下段落：

 

如果说明书中向人们公开了实现发明的实施方式，但这些实施方式并未被权利要求的范围所覆盖，或由于权利要求修改而使其未被覆盖，则会使公众对专利要求保护的范围产生疑问，导致权利要求不清楚或缺乏支持（EPC第84条第二句），或权利要求未清楚限定要求保护的发明（EPC第84条第一句）。此种情况下，说明书必须依照权利要求进行调整，以避免说明书与权利要求不一致。在审查过程中，对于说明书中不被独立权利要求覆盖的实施方式，除非可以合理地认为，保留这些实施方式可以突显经修改的权利要求的特定方面，否则必须删除（例如，如果说明书包含至少一种特征的替代方案，而该替代方案不被修改后的权利要求覆盖）。而且，即便上述条件成立，在这种情况下，也必须在说明书中强调该实施方式未被权利要求覆盖的事实。

 

T1808/06案情——吸氧标签

 

作为2021版审查指南新增段落的法律基础，该案涉及一种可固定在食品、药品或类似物品容器内壁上的吸氧标签。在异议程序中，该专利被撤销，但在随后的上诉程序中，专利权人将权利要求修改为引入了一个吸湿纸的技术特征。该案由上诉委员会退回异议审理部，并判令其以修改后的权利要求为基础维持该专利有效(第T139/01判决)。但异议人以说明书没有依据权利要求进行修改为由，再次提起上诉。异议人的上诉理由针对的是说明书中的一句话——“本发明的吸氧标签设计使用于低水分或高水分环境中”。在权利要求做出了包含吸湿纸的修改后，其适用环境被限定成了高水分环境。异议人认为，由于说明书与权利要求的不一致，会使公众对权利要求的范围产生疑问。

 

以目前的眼光来看，这上诉理由显然很荒谬。如果该发明凭借其吸湿能力而适用于高水分环境，那么它当然也适用于低水分环境。然而案件的重点是，委员会发现了说明书和权利要求确实存在不一致之处，并认为异议部门应采用与审查部门相同的原则来确保说明书依照权利要求修改为一致。

 

T1808/06案判决

 

根据判例法，对于通过修改来维持有效的专利，异议部门有权处理这些修改导致的不清晰问题，即便不清晰的问题本身并不是异议理由。上诉委员会在该判决中将该权利表达为一种责任，甚至是一种义务。判决中强调，申请人只有两种选择：

 

1、 不在修改的权利要求范围内的实施方式必须从说明书中删除；
2、 或者，如果可以合理地认为，这些实施方式可以突出修改的权利要求的特定方面，必须要强调该实施方式不在权利要求范围内的事实。

 

审查指南新规的反响

 

专利审查指南修改后，我们注意到审查员们在大量案件内做了依职权修改，在说明书中针对某些部分增加了“不在权利要求范围内”的陈述。这让人十分伤脑筋。

 

首先，权利要求修改后，我们往往无法很清楚地界定说明书的特定部分与权利要求范围不相关到可以断定它没有被权利要求所覆盖的程度。专利律师可能需要花费数小时对权利要求进行分析论证才得出一个结论，证明说明书这些内容与权利要求并非如审查员所认为的那么不相关。而这份工作，属于相关国家法院依据EPC第69条考虑保护范围的所应承担的职责，其可能涉及到等同原则在具体案件中的适用的十分复杂的问题。

 

其次，申请人可能宁愿删除有问题的段落，也不会明确地说它不属于权利要求的范围。这至少为国家法院得出相关替代方案实际落入权利要求范围内的结论预留了可能性。申请人也可能不愿对说明书内容进行删减，主要是因为大家无法准确地预判在专利授权后的程序中，可能需要在EPO或在国家法院面前做出哪些修改。权利人及其律师都不希望删除任何有可能为后续修改提供基础的内容。

 

如果承认某些内容不属于权利要求的范围，是否会导致授权后权利要求无法以所述内容为基础进行任何修改？是否意味着以其为基础修改必然会扩大权利要求的范围，而违反EPC第123条第（3）款？如果说明书中没有这样明确否定的陈述，可能就不会引发类型这些问题。

 

综上所述，权利人有理由不愿意接受新审查指南所规定的必须择一遵循的两个选项中的任何一个，这是完全无可厚非的。

 

因此，我们懋真律师事务所建议采取这样的应对措施，即在说明书开头增加一段标准说明：

 

下文中，任何与权利要求限定范围不完全对应的方法、设备、示例和内容，并非根据本发明所得，这些方法、设备、示例和内容及后续所有的描述，仅起到说明的目的，或突出权利要求特定方面或特征的作用。

 

这段说明来源于一位热心审查员的建议，且实践证明其他审查员似乎也乐于接受这种表述。

 

新的判决-新的希望

 

上诉委员会第T1989/18号案件系因申请人不服审查部门的驳回决定而提出上诉。该驳回决定中认定，说明书中描述的主题超过了独立权利要求限定的范围，违背了第84条的相关规定。

 

审查部门的驳回决定需要追溯到2018年，那时的审查指南尚未引入如此严苛的规定。尽管严格意义上不具备先例性，但鉴于上诉口审和判决在2021版审查指南生效日之后，该判例会为审查指南进一步修订提供依据（又或许，EPO局长会就判例不一致的问题，请求扩大的上诉委员会进行澄清）。

 

上诉委员会在该案中对以说明书超出了独立权利要求限定的范围为由驳回专利申请是否具备法律依据的问题进行了探讨。第84条规定“权利要求应该清楚、准确地定义要求保护的发明，并需要得到说明书支持。”委员会指出，第84条规定引出了这样一个要求，即“权利要求本身必须足够清楚，使其能够被具备该领域的公知常识的技术人员理解”（见案例T454/89）。委员会还提到，“第84条中提到的说明书，只是作为一项补充规定其为权利要求提供支持…如果权利要求本身就足够清楚并且能够从说明书中得到支持，那么，就算说明书含有其他未被权利要求涵盖的主题，也不会因此造成权利要求保护的范围不清楚的问题”。

 

委员会还探讨了EPC第69条、EPC实施细则第42条和第48条的规定，也没有从中找到以上述原因为由驳回专利申请的法律依据。因此，委员会支持了上诉请求，将该专利申请移交回专利审查部门，并责令在无需依照审查员建议修改说明书的情况下授予专利权。

 

评论

 

我们完全赞同案件T1989/18的判决观点，即：是由权利要求决定被授予专利的保护范围（第69条规定），并且是权利要求应该清楚定义要求保护的范围（第84条规定），而不是以说明书作为依据。说明书中超出权利要求限定范围的部分，可以理解为专利权范围之外的内容，而不是对权利范围的另一种解读，因为决定保护范围的是权利要求。

 

减少修改说明书的程度和次数是行业喜闻乐见的。这不仅减少了申请人的费用支出，还提高了授权过程的效率。

 

有了T 1989/18一案作为先例，我们可以据此向专利审查部门要求允许降低说明书修改的程度及减少修改说明书的次数。

补充说明：

 

在本文撰写之后，EPO向部分行业协会发出审查指南的修订提议，征求行业内的意见。该修订提议中，对F-IV-4.3小节做了修订，来降低说明书修改需与权利要求相符的要求。尤其是，对于说明书中不再被修改的权利要求覆盖的实施例，审查指南不再要求将其删除或强调其不在权利要求范围内。只有与权利要求不一致的主题，才需要从说明书中删除，或标记为不属于要求保护的主题。

 

此外，审查指南修订提议中规定，在不清楚实施例是否与权利要求一致而难以定夺的情况下，应做出有利于申请人的判定。