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法律评论

德国及UPC的重复授权问题

日期: 8 April 2022

欧洲知识产权基础建设近年来取得的重大进展,主要体现在即将实施生效的统一专利法院(UPC)和统一专利。知识产权利益攸关者和企业,尤其是拥有大量专利组合的利益相关者,都迫切需要了解新的统一专利体系与传统欧洲专利的优劣对比。

 

本文主要探讨EPO授权专利纳入UPC管辖范围和/或获得统一效力是否会对涉及"重复授权"(即同一申请人就同一发明在同一国家获得两项授权或生效专利)方面的规定产生变化。

 

建立统一专利的《欧盟第1257/2012号条例》[1]序言中规定,"一旦统一专利保护开始生效,参与统一专利体系的成员国应确保欧洲专利被视为未在其领土内作为国家专利生效,以避免出现重复授权的情况[2]"。该规定排除了在欧洲专利授权阶段出现请求获得统一效力同时又在UPC成员国指定生效并转化成相应国家专利的状况。

 

至于国家专利和具有统一效力的欧洲专利之间是否可以重复授权的问题,则取决于各个成员国的国内法规定。根据统一专利保护相关条例规定,该条例"不得损害统一专利成员国授予其国家专利的权利,也不应取代成员国的国内专利法"[3]

 

在这篇文章中,我们将重点讨论EPC签署国中的最大经济体和递交的专利申请数量最多的国家——德国,并概括其为迎接UPC到来而在重复授权方面所做的准备。

 

2017年,德国联邦议院批准了《德国国际专利协议法》(IntPatÜG)的修正案[4],对涉及禁止重复授权的部分规定进行修改,为未来迎接UPC的生效实施做出铺垫。

 

该修正案涉及两项关键修改提案,第一项是将现行禁止重复授权规定(IntPatÜG第II.8条规定)的适用范围限为选择退出UPC管辖的欧洲专利。即,修改后的规定将允许基于同一发明的德国国家专利和具备同一效力的欧洲专利(即,在德国生效且未选择退出UPC管辖的欧洲专利)并存。

 

尽管两件基于同一发明的德国国家专利和在德国生效且未选择退出UPC管辖的欧洲专利能够同时存在(前提是两件专利均缴纳维持费以维持有效),但是如果专利权人(原告)通过德国法院执行其专利权,被告(被控侵权人)可以依据该条款的相关规定,以同一发明的欧洲专利授权且在德国生效而导致相应的德国国家专利不再具备效力为由进行抗辩。因此,同时维持同一发明的德国专利和欧洲专利(并在德国生效)有效的这种做法是否有价值,这一点值得怀疑。因为但凡专利权人向德国法院提起专利侵权诉讼,被告肯定都会以前述理由进行抗辩,使原告的诉讼请求无效。然而,尽管法条规定如此,德国法院也不会主动引入该反对理由。即使德国法院发现某件德国专利不具备法律效力,该德国专利也不会被从官方的专利登记册中移除。

 

修正后,此"无效"限制只适用于那些在德国生效且已经选择退出UPC的欧洲专利。因此,根据德国法律,专利权人就同一发明可以同时拥有和实施两项平行专利:德国法律管辖下的德国国家专利和由UPC管辖的在德国生效的欧洲专利或统一专利。

 

修正案涉及的第二个关键提案,引入了关于平行诉讼的新规定(第II.18条),以防止同一被告因同一发明的两项平行专利被起诉两次。由此可以推论:如果针对不同被告,专利权人则可以分别基于两项平行专利(德国国家专利和在德国生效并具备统一效力的欧洲专利)各自在对相应专利具有管辖权的不同法院(德国法院和UPC)提起诉讼。

 

具体来说,如果某件德国国家专利和与之保护的发明相同且在德国生效的欧洲专利同时涉及德国法院和UPC的侵权诉讼,或者UPC有对该欧洲专利的相关诉讼做出判决(无论该欧洲专利是否具备统一效力),那么相关专利在德国法院的诉讼请求则有可能被驳回[5]

 

当然,适用上述情况的条件是,被告应尽早在针对主要问题进行口审之前主动提出反对。另外,德国法院也可以命令中止诉讼程序,直到UPC的判决结果出来。向UPC提出确认不侵权之诉也可能会导致德国法院中止诉讼程序。

 

新增的第II.18条规定不适用于像初步禁令这样的保护措施或规定,也不适用于无效诉讼。

 

在重复授权的问题上,虽然修订后的德国法继续给予了欧洲专利高于德国国家专利的地位,但与以往不同的是,新修订的规定为专利权人执行其专利权提供了更多的选择余地[6]。由于向EPO和德国专利局同时提交了平行专利申请(包括通过PCT进入欧洲阶段或直接进入德国国家阶段申请),等到未来UPC正式实施并通过了初期试验,到时专利权人可以依据案件情况、法律策略和费用成本等方面进行考虑选择通过哪个法律框架来执行其专利权。

 

 

Dr Matthew Yip is a European and UK Chartered Patent Attorney and Senior Associate at Maucher Jenkins

 

Dr Cornelius Mertzlufft-Paufler is a European and German Patent Attorney and Partner at Maucher Jenkins

 

 

相关注释:

 

[1] 《欧盟第1257/2012号条例》,欧洲议会和理事会2012年12月17日关于创设统一专利保护强化合作的实施条例;

[2] 同上,注释8;

[3] 同上,注释26;

[4] 参见《关于因欧洲专利改革调整专利法条款的法律草案》,印刷物18/8827;

[5] 德文原文为“durch die gleiche Ausführungsform”;

[6] 仍然有可能享受发明专利(直接申请或是欧洲专利在德国生效)和实用新型的双重保护,二者可以共存,并按权利人认为合适的方式来执行其专利权。

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