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法律评论

衣柜大战——欧盟普通法院基于在先公开的外观设计判定注册外观设计缺乏独特性

日期: 27 May 2022

最近,欧盟普通法院(General Court)对一起涉衣柜外观设计专利无效纠纷案作出维持EUIPO上诉委员会原判的决定——根据《欧盟外观设计条例》(Community Design Regulation,以下简称“CDR”)第6(1)(b)条规定,涉争外观设计(下文右侧图片所示)与在先外观设计(下文左侧图片所示)相比较缺乏明显区别特征。基于上述理由,上诉委员会判决支持当事人的无效请求,宣告涉争外观设计专利无效。

 

案件背景

 

波兰家具制造商Fabryki Mebli “Forte” S.A.公司(以下简称“Forte”)于2013年注册了一项欧盟外观设计专利,该外观设计所应用的物品为“家具”(如下右图):

 

Bog-Fran earlier wardrobe design Bog-Fran contested design

Bog-Fran公司的在先外观设计

涉争外观设计(由Forte公司持有的注册外观设计)

 

在2016年,波兰Bog-Fran sp. z o.o. sp.k.公司(以下简称“Bog-Fran”)针对Forte公司持有的上述注册外观设计专利提起无效请求,其无效理由是该涉争外观设计不具备新颖性和独特性。

 

次年,EUIPO的撤销司(Cancellation Division)以Forte公司持有的涉争外观设计不具备CDR第6条规定要求的区别特征为由,宣告该外观设计专利无效。Forte公司不服前述无效决定,继而向EUIPO上诉委员会提起上诉。上诉委员会审理后在上诉决定中指出,根据CDR第7(1)条关于公开发表或披露的相关规定,Bog-Fran公司未向公众披露其在先外观设计,因此涉争外观设计具备新颖性,并决定撤销前述无效决定。

 

Bog-Fran不服前述上诉决定,并提请普通法院予以撤销。

 

普通法院审理后对Bog-Fran公司的请求予以支持,撤销了前述上诉决定。在第一轮审理时,普通法院认为上诉委员会错误地认定Bog-Fran公司未能证明其在RCD第7(1)条规定的意义上对其在先外观设计进行了披露,并将案件发回上诉委员会进行重审,要求上诉委员会就这一争议点重新做出裁定,即专门从事相关领域的业内人士是否知悉Bog-Fran公司对其在先外观设计进行披露的相关事件。(参见案例 T-159/19 Bog-Fran v EUIPO EU:T:2020:77——撤销上诉决定的判决)

 

2020年,Forte公司不服前述撤销上诉决定的判决结果,向欧盟法院(Court of Justice of the European Union,简称“CJEU”)提起上诉。然而,欧盟法院判令Forte公司不得对普通法院的判决结果提出上诉。(参见案例 C-183/20 P Fabryki Mebli “Forte” v Bog-Fran EU:C:2020:562)

 

同年,上诉委员会依照普通法院的指令对退回重审的案件重新进行审理,并最终驳回了Forte公司对EUIPO无效决定的上诉,其理由是Forte公司未能证明Bog-Fran公司对其在先设计的披露不能被从事相关领域的人士所知。上诉委员会认为,在先外观设计所涉事件及相关证据证明了其已经对公众公开披露,而涉争外观设计相比较在先外观设计缺乏区别特征(“涉争决定”)。Forte不服该决定,并上诉至普通法院,请求撤销该决定。

 

判决结果

 

普通法院认为,上诉委员会遵守普通法院前诉判决结果(即,在先相似外观设计已经披露)附随的既判力,并无不当。

 

另外,上诉委员会正确认定,应由申请人对本案某些情节合理地阻止了专门从事相关领域的人士在正常业务过程中获知早期外观设计的披露进行举证,但申请人并未这样做。

 

普通法院认为,涉争外观设计给使用者(informed user)带来的整体印象(overall impression)与在先公开的外观设计相同,故涉争外观设计缺乏独特性。

 

启示

 

这次的判决结果对欧盟外观设计的申请人是一个有用的提醒:尽管获得欧盟外观设计注册证书很容易(EUIPO只对外观设计申请的形式问题进行审查,而不会对外观设计的新颖性和独特性进行实质审查),但这并不能说明申请人就获得了一个稳定的权利基础。一旦欧盟外观设计注册成功,其有效性就可能会受到挑战。因此,为了提高欧盟注册外观设计的稳定性,在提交申请之前,建议通过市场调查充分了解现有设计的状况以确保拟注册的外观设计的新颖性,即,市场上没有与自己的外观设计传达相同整体印象的同类产品的现有外观设计。其次,还要避免在提交申请之前向第三方披露自己的外观设计(或确保在外观设计首次公开之日起最长一年的新颖性宽限期内提交外观设计申请)。

 

引用案例:案例 T-1/21 Fabryki Mebli “Forte” v EUIPO EU:T:2022:108(2022年3月2日)。

 

 

 

 

 

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