日期: 27 September 2022
2011年11月3日,Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG公司(以下简称"Monz")在德国专利商标局(DPMA)注册了一项用于自行车或摩托车鞍座底部的外观设计(外观设计注册号 40 2011 004 383-0001),该外观注册仅有一幅附图如下:
而在2016年7月27日,Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG公司(以下简称"Büchel")针对前述注册外观设计提出无效宣告请求,无效理由是该涉争外观设计不符合《欧盟外观设计保护指令》(EU Directive 98/71/EC,以下简称“指令”)第3(3)和(4)条规定的新颖性和独特性的认定条件,所述规定也指明了获得保护的复杂产品的零部件必须满足的条件。
在欧盟于1998年10月13日发布的《欧盟外观设计保护指令》中,第1条规定“复杂产品”为:由多个可被更换的零部件组成,并且允许拆卸和重新进行组装的产品。
指令第3(3)条规定,当一件产品是一个复杂产品的零部件时,该产品所使用的或嵌入其中的外观设计只有在满足以下条件时才能被认为具备新颖性和独特性:
一审中,DPMA驳回了Büchel的无效宣告请求,对“正常使用”一词作出了广义的解释。其中特别指出,“正常使用”包括骑手将自行车停放在室外时将鞍座拆卸下来,以防车座被盗。因此可以认为,终端用户在“正常使用”期间,可以看到鞍座的底部。
然而,在Büchel的上诉中,德国联邦专利法院推翻了 DPMA的裁决,强调德文版本的指令使用了"bestimmungsgemäße Verwendung"这一词组,对应翻译为“预期使用”而不是“正常使用”。法院认为,虽然为防止鞍座被盗而拆除鞍座可能包含在自行车的“正常使用”中,但这并不构成其“预期使用”的一部分。当按照预定用途使用时,为使终端用户可以骑车,鞍座会安装在自行车的相应位置上。在这种情况下,鞍座底部是不可见的,因此根据《欧盟外观设计保护指令》的德文版本,它不应被赋予外观设计保护。
照这种情况来看,德文版本的指令似乎比英文和法文版本限定了更窄的保护范围,后面二者分别使用了“正常使用”和“正常利用”的术语,结果导致该指令在欧盟各国实施缺乏协调性。
Monz现在已经向联邦法院提出上诉,而联邦法院(The Federal Court of Justice,德国最高法院)又将两个争议焦点问题依次提交给了欧盟法院(Court of Justice of the European Union,简称"CJEU")。首先,零部件产品必须是在正常使用中可见,还是可以抽象可见?其次,“正常使用”是否仅限于使用产品的主要功能?
当我们正对欧盟法院的裁定翘首以盼时,欧盟法院总法务官(Advocate General,AG)针对相关问题发表的意见为后续可能的案件走向提供了方向。总法务官在其意见中指出,一个复杂产品的零部件必须在“正常使用”时是可见的,而不是抽象可见。他们还认为,复杂产品的“正常使用”不应局限于它的主要功能,并强调“正常使用”可以合理地包括清洁产品或消除小故障,比如,在打印机卡纸时从中取出纸张。
总法务官认为复杂产品的零部件必须在"正常使用"时是可见的,而不是抽象可见,这一点并不令人惊讶,也符合欧盟引入指令第3(3)条规定的目的——为了防止零部件市场垄断。
而总法务官关于“正常使用”的定义的意见就有意思了,如果欧盟法院遵循总法务官的意见,这将有可能进一步扩大“正常使用”一词的范围,甚至超过原本在英文和法文版本的指令中意图规定的范围。
例如,终端用户打开打印机清除卡纸时可见的零部件的外观,现在是否可以受到保护了呢?还有,终端用户打开引擎盖加注机油时可见的汽车发动机零部件的外观呢?
在台湾光阳机电和日本Honda关于一件可用于割草机的内燃机的欧盟注册外观设计无效纠纷案件 (案件号T-10/08)中,在对相关外观设计的新颖性和独特性进行评估时,内燃机底部的设计就被忽略了,因为它在修剪草坪时并不可见。然而,未来如果可以论证“正常使用”包括终端用户在割草时清除割草机底部因草堆积而造成的简单堵塞,也许底部设计就不会被忽略了。
有一点可以肯定的是,如果欧盟法院遵循总法务官的意见作出裁定,那么指令第3(3)条和第4条规定所适用的情况将会非常有限。这样一来,复杂产品的零部件的外观设计注册可能会大幅增加。