日前，英国知识产权企业法院（以下简称IPEC）作出判决，由West Lake East公司（以下简称WLE公司）以“China Tang”名义经营的中式外卖店（位于英国坎布里亚郡的巴罗因弗内斯）侵犯了一家位于伦敦多切斯特酒店的高级粤菜餐厅——China Tang（唐人馆）所使用的“CHINA TANG”商标。

 

案件背景

 

早在2005年，GNAT有限公司（以下简称GNAT公司）就注册了下图所示的“CHINA TANG”系列商标，其中包括第43类的“餐厅服务(restaurant services);餐饮服务(catering services);餐馆(cafes);食堂(cafeterias);和自助餐厅(self-service restaurants)”等服务项目。

 

 

GNAT公司将该商标授权给唐人馆伦敦有限公司（以下简称CTL公司），CTL公司自2005年以来一直经营一家高级奢华的粤菜餐厅——China Tang（位于多切斯特酒店内）。而由WLE公司的唯一董事兼所有者顾先生（音译）在巴罗因弗内斯（Barrow-in-Furness）经营的中式外卖店，则是自2009年开始营业。顾先生及其妻子对WLE公司的营业场所享有永久产权，并且WLE公司始终以“China Tang”的名义从事经营活动。相关的店面图片和示例菜单如下所示：

 

 

GNAT公司和CTL公司指控顾先生和WLE公司侵犯了他们所有的“CHINA TANG”商标权。WLE公司和顾先生辩称，一家位于伦敦市中心的高档餐厅与一家位于滨海小城巴罗的普通外卖店在地理位置和风格上的差异，不会引起相关公众的混淆和误认。他声称自己是诚实同时使用(Honest Concurrent Use)该商标，并以不使用为由进行抗辩，并请求部分撤销“CHINA TANG”的商标注册，即撤销“CHINA TANG”在“餐馆(cafes);食堂(cafeterias);和自助餐厅(self-service restaurants)”服务上使用的商标注册（除餐厅和餐饮服务之外）。

 

判决结果

 

Hacon法官认为，涉案商标指定的服务面向的消费者可以是餐馆或餐饮服务的顾客或潜在顾客，也就是说，英国几乎每个成年人和儿童都是可作为调查对象的消费群体，而无论“CHINA TANG”商标所指定的服务是否包括“餐馆(cafes)”、“食堂(cafeterias)”和“自助餐厅(self-service restaurants)”，前述广泛定义都适用。

 

虽然GNAT公司和CTL公司同意从“CHINA TANG”商标注册的指定服务中删除“自助餐厅(self-service restaurants)”，但除此之外WLE和顾先生针对该商标注册指定的其他服务的撤销请求均被法官驳回，理由是“一般消费者会认为餐馆(cafe)和食堂(cafeteria)是同一种餐厅”。因此，从“CHINA TANG”商标注册的指定服务中删除“餐馆(cafe)”或“食堂(cafeteria)”会间接限制“餐厅服务(restaurant services)”的范围，并且会“容易产生误导”。

 

由于“CHINA TANG”商标和WLE公司的“China Tang”标志在听觉上是相同的，加上二者在视觉上近似，并且WLE公司提供的服务与“CHINA TANG”商标指定服务中包括的餐厅服务(restaurant services)（尤其是平价餐厅通常会提供的外卖服务）也是类似的，因此，法官裁定存在混淆的可能性。

 

在质证时，顾先生承认在为其店铺取名“China Tang”之前，他并没有对“China Tang”这个名称进行商标检索，也没有在网上搜索使用该名称的餐厅。法官认为，但凡顾先生在网上对“China Tang”进行了基础检索，他都可能会找到CTL公司的餐厅网站和/或它的相关评价和评论。继而基于诚实信用的原则，法官认为，WLE公司不能依赖诚实同时使用作为抗辩理由，顾先生应对侵权行为负有责任。

 

启示

 

该判决提醒我们，诚实同时使用原则只有在特殊情况下才会适用。例如，在IPC Media公司（英国最畅销的室内装饰杂志《Ideal Home》的出版商，于1920年首次出版）诉Media 10公司（自1908年以来持续举办的梦想家生活方式展“Ideal Home Show”的主办机构）侵害商标权诉讼案中，上诉法院裁决认定Media 10使用“Ideal Home”提供在线零售服务未侵权，原因是其符合诚实使用的规定，并且对IPC Media持有的“IDEAL HOME”商标的重要功能并无不利影响。

 

“IDEAL HOME”商标侵权纠纷案件表明，两家不同企业长期使用相同的商标名虽然可能在一定程度上会引起消费者的混淆和误认，但却并不一定会构成侵权。

 

然而，正如Hacon法官所述，“CHINA TANG”商标的侵权诉讼案“并非属于上诉法院对IPC Media所涉商标纠纷案进行判决时考虑的诚实同时使用的特殊情况”。在本案中，顾先生在选用“CHINA TANG”这个商标名称之前未检查其可用性，这是一个致命的缺陷。并且，在考量这一点时，法官认为企业规模大小并不重要：

 

“... ...假如被告是一家设有商标部门的大企业，在巴罗开设一家外卖店进行多元化经营，然而却未事先对拟用商标进行检索，在没有充分理由解释这一行为缺陷的前提下，很难不得出这种行为属于不诚实行为的结论。即使这种未事先进行检索的行为是因为疏忽而并非故意的，也是如此。我看不出有什么理由可以通过对企业规模的划分，来界定低于哪种规模的企业如果未对商标进行检索，才应该被视为是诚实的。即使是再小的企业，也可能需要就各种事项寻求专业的法律意见，其中包括商标名称。公众登记册记录的他人权利除了是提供给公众查阅之外，一定程度上也是为了让公众尊重这些权利”。

 

引用案例：GNAT and Company Ltd诉West Lake East Ltd商标侵权诉讼案（2022年2月16日）