更新日期：2023年3月1日

 

大家期待已久的统一专利法院（UPC）终于有望在今年6月1日开始运作了。在参与这一新司法系统的缔约国里，所有由欧洲专利局（EPO）授予的专利（无论该专利是否具备统一效力），最终都将会受到UPC的专属管辖。但是，在该UPC体系正式生效后至少七年的初始过渡期内，不具备统一效力的欧洲专利（EP）^[1]将默认处于UPC和相关国家法院（相关欧洲专利已在至少一个UPC成员国生效）的平行管辖之下。届时，无论是新授权的欧洲专利还是之前已经授权并在至少一个UPC成员国生效的专利，都将适用前述规定。然而，欧洲专利的权利人也可以有机会选择将一项欧洲专利或欧洲专利申请（可预先请求）退出UPC的管辖。该请求需要权利人/申请人主动向UPC提出，但不会产生官费。

 

选择退出的请求现已可以在过渡期开始前三个月的“日出期”（sunrise period）提出，以确保在UPC启用并开始审理案件之前，相关的欧洲专利就已经退出了UPC管辖权。目的是为了防止在专利权人主动请求退出UPC管辖权之前，就有第三方在UPC对相关专利提起诉讼，而导致该专利无法再选择退出UPC管辖的情况。一旦选择了退出，相关专利在其剩余保护期限内（甚至在过渡期结束后）都将不会被归入UPC管辖范围。不过，专利权人也有机会申请撤回退出请求，从而“重新加入”到UPC管辖范围内。但如果相关国家法院已经开始审理相应专利的诉讼案件了，这种情况则无法再申请撤回退出请求。而且，一旦撤回了退出请求，将无法二次选择退出。

 

退或留？

 

除了前面列举的这些流程上的关键点之外，对于不具备统一效力的欧洲专利（即在各成员国生效的一系列“单独的”国家专利）的权利人而言，是什么会驱使他们要选择退出UPC管辖？而又是什么理由能让他们决定留在UPC管辖范围之内呢？

 

对于那些倾向于一次诉讼即可在多个司法管辖区执行其专利权，并且不惧怕被反诉专利无效（见下文）的专利权人而言，接受UPC的管辖会更加符合他们的需求。UPC有权在多个司法管辖区颁发中央禁令，而且UPC在裁定损害赔偿方面也有较广的地域管辖权。

 

专利所有人还可以向UPC请求颁发搜查令、扣押令和其他“及时有效”的禁令等临时性救济措施。相对于一些国家的法院来说，可能UPC颁发的禁令会更快速且容易获得。对于那些认为新法院会对专利权人更友好，或者是对德国法院体制的熟悉且满意的专利权人来说，UPC无疑更具吸引力，因为UPC正是模仿德国法院体制建立的。

 

从传统方式上来说，欧洲专利（EP）是按国别并通过各成员国法院执行的。如果相关的欧洲专利没有选择退出UPC管辖，那么这一传统途径仍然可用。然而，如果欧洲专利生效国家数量（在UPC成员国范围内生效的数量）较多，那么在UPC集中提起一次侵权诉讼在成本上会更具优势。尽管UPC的诉讼费用有可能会高于单个国家法院的诉讼费用（至少对原告而言），但与在多个司法管辖区进行大量的平行诉讼相比而言，选择UPC还是可以节省不少费用。

 

UPC的审理程序设计得也是相当快速，对于那些认为可能需要在国家专利法院程序出了名缓慢（比如意大利、比利时和法国）的司法管辖区执行专利的专利权人来说，这是有吸引力的。UPC还将配备专业法官，相对于那些可能会由一位几乎或根本没有专利诉讼经验的法官来裁决专利诉讼的小国家而言，UPC的法官应该会提供更公平公正的审判。至少大家是这么希望的。

 

选择UPC面临的最大潜在风险是集中撤销。受UPC管辖的专利，在其整个保护期限内都存在容易受到任何第三方（不仅是侵权诉讼中的被告）对其进行无效攻击的潜在风险。相比之下，如果选择退出了UPC的管辖，则只能够在欧洲专利授权后的九个月异议期内向EPO提出异议或集中撤销相关欧洲专利。因此，对于难以接受集中撤销的潜在风险的专利权人来说，他们倾向于选择退出UPC管辖。举个例子，如果专利权人逐个国家进行专利许可，那么在其中一个国家的专利撤销并不会自动损坏在其他国家的许可基础，知道这一点对专利权人来说也许会很有用。

 

虽然没有人能够保证任何专利可以立于不败之地，但也有人说“除非你的专利质量不佳，否则没必要那么害怕UPC”^[2]。在专利授权时，专利权人通常都不会主动质疑其有效性。再者，即使在专利授权后，专利权人也还有机会根据EPC第105a条来对其专利进行修正。另一方面，如果专利权人在EPO异议期满后获知了相关的现有技术，那么，选择退出UPC对专利权人显然变得更具吸引力，尤其是在新发现的现有技术并不会破坏相关专利的新颖性而只是可能会影响创造性的情况下。因为在对创造性的判断上，欧洲的不同法院可能会持不同意见和看法。

 

一般来说，专利权人也许会因为仅满足于通过各国法院分别执行其专利权，所以选择退出UPC管辖。毕竟UPC迄今尚未经过试验，存在不确定性，难免需要一些时间来建立它的职能。对谨慎行事的专利权人来说，他们可能想观望UPC的初步发展后再考虑涉足其中。而那些雄心勃勃的企业会将此视为是从一开始就可以参与UPC自身判例法体系搭建的难得机会，那也不足为奇。

 

欧洲专利（EP）是否落入UPC管辖范围的利弊，必然与它们是请求获得统一效力的统一专利还是通过传统方式在各国生效成单独的国家专利有关。然而，选择请求获得统一专利效力的充分理由也还有很多，这方面内容在之前的系列文章中已有探讨，恕不赘述。除了统一专利涵盖的地域范围所提供的高性价比这一重要因素之外，在制定专利组合管理和运作的整体战略时考虑的因素，也关乎UPC管辖权的利弊权衡。

 

总而言之，UPC和相关国家法院的平行管辖不一定适合所有人。对于这项谈判和诉讼策略及推动“择地诉讼”行为的新选择，有些企业跃跃欲试，而有些企业则会对这种"把所有鸡蛋放在一个篮子里"的做法望而却步。如果大家希望在UPC全面启动前的日出期内选择将现有的欧洲专利或欧洲专利申请退出UPC的管辖范围，那么现在就应该开始权衡自身专利资产和布局方面的法律和成本影响了。

 

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Dr Matthew Yip is a Senior Associate at Maucher Jenkins

 

Lucy Holt is an Associate at Maucher Jenkins

 

 

相关注释：

 

[1] 根据定义，UPC对具备统一效力的欧洲专利具有专属管辖权。

[2] 引自Margot Fröhlinger博士（EPO专利法和多边事务首席主任），福特汉姆知识产权法律与政策会议，2014年4月24日。